вернуться на главную
ПРАВО ПРЕЖДЕПОЛЬЗОВАНИЯ И ПРАВО ПОСЛЕПОЛЬЗОВАНИЯ:
НОВЫЙ ВЗГЛЯД НА СТАРЫЕ ПРОБЛЕМЫ
Мы продолжаем обсуждение изменений, внесенных в российское законодательство об интеллектуальной собственности Федеральным законом от 12 марта 2014 г. № 35-ФЗ1. В статье О.А.Городова – докт. юрид. наук, проф. (Санкт-Петербургский государственный университет, gorodov@inbox.ru), рассматриваются проблемы реализации права преждепользования и права послепользования. Автор дает общую характеристику указанным правам, раскрывает содержание юридически значимых понятий «использование решения» и «объем использования», обращает внимание на допущенные в процессе внесения изменений в четвертую часть ГК РФ юридико-технические ошибки, которые могут вызвать дополнительные трудности в правоприменительной практике.
1 См.: Федеральный закон от 12 марта 2014 г. № 35-ФЗ «О внесении изменений в части первую, вторую и четвертую Гражданского кодекса Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации»//Российская газета. 2014. 14 марта; Патенты и лицензии. Интеллектуальные права. 2014. № 4. С. 41.
Ключевые слова: право преждепользования, право послепользования, использование изобретения, полезной модели, промышленного образца, объем использования.
THE RIGHT OF PRIOR USE AND RIGHT OF PROSTERIOR USE: A NEW LOOK AT OLD PROBLEMS
We continue the discussion of changes in Russian legislation on intellectual property, the Federal Law of march 12, 2014 № 35-FZ . The article of O.A.Gorodov – doctor of low, prof. (St. Petersburg state university, gorodov@inbox.ru), discusses the problems of realization the right of prior use and the right of prosterior use. The author gives a general characterization of the above rights, discloses a legally meaningful concepts «use solutions» and «scope of use», draws attention to the made in the process of making changes in the fourth part of the Civil code legal and technical errors . which can cause additional difficulties in enforcement.
Key words: right of prior use, the right of subsequent, use of an invention, utility model, industrial design, scope of use.
Изменения, внесенные в четвертую часть ГК РФ, затронули в том числе институты преждепользования и послепользования. При этом каких-либо новых правил, содержащих недвусмысленные нормы о прежде- и послепользовании, а равно четких критериев применения их на практике законодателем не предложено, если не считать в некотором отношении ценным приобретением легальную возможность передачи другому лицу права послепользования. Конструкции национальных российских моделей прежде- и послепользования по-прежнему содержат множество терминологических неопределенностей, что отличает их от большинства аналогичных моделей, применяемых в государствах с развитым правопорядком. Среди них можно назвать не раскрытые должным образом критерии тождественного решения, объема использования, необходимых приготовлений к использованию. Указанные неопределенности уже частично восполнены доктринальными представлениями специалистов в области патентного права и правоприменительной практикой. В настоящей статье мы предлагаем свою версию прочтения нормативных предписаний законодателя в их новой редакции, относящихся к прежде- и послепользованию.
Общая характеристика права преждепользования
Право преждепользования относится к числу изъятий из сферы патентной монополии. Оно хорошо известно патентным системам многих государств, в которых установление приоритета заявленного решения зависит от даты подачи заявки в патентное ведомство. Если приоритет изобретения, полезной модели или промышленного образца устанавливается по дате создания того либо иного охраняемого результата интеллектуальной деятельности, легитимация права преждепользования по причине юридической значимости указанной даты не имеет смысла. С помощью института преждепользования достигается не только баланс экономических интересов государства, патентообладателя и лица, вложившего капитал в использование осуществленного независимо от автора принципиально повторимого по основным параметрам технического решения или решения изделия, но также стимулируется научно-техническая сфера национальной экономики.
Современное российское право интеллектуальной собственности закрепляет правило о праве преждепользования в ст. 1361 ГК РФ, сохраняя при этом правопреемство указанного института, известного еще советскому изобретательскому праву в виде оговорки о преждепользовании (п. 29 Положения об открытиях, изобретениях и рационализаторских предложениях 1973 г.), а также российскому патентному праву первого поколения (ст. 12 Патентного закона РФ).
По смыслу действующей с 1 октября 2014 г. редакции п. 1 указанной статьи лицо, которое до даты приоритета изобретения, полезной модели, промышленного образца добросовестно использовало на территории РФ созданное независимо от автора тождественное решение или решение, отличающееся от изобретения только эквивалентными признаками, либо сделало необходимые к этому приготовления, сохраняет право на дальнейшее безвозмездное использование тождественного решения без расширения объема такого использования. Анализ приведенной формулы преждепользования показывает, что предпосылками возникновения права преждепользования являются следующие юридически значимые обстоятельства:
использование или приготовление к использованию соответствующего решения;
использование соответствующего решения должно иметь место на территории РФ, а приготовление к его использованию либо на территории РФ, либо вне ее территории;
используемое или предназначаемое к использованию решение должно быть создано независимо от автора охраняемого решения;
используемое или предназначаемое к использованию решение должно быть тождественным охраняемым полезной модели или промышленному образцу либо быть тождественным или отличаться от охраняемого изобретения только эквивалентными признаками;
факты использования или приготовления к использованию соответствующего решения должны иметь место до даты приоритета охраняемых изобретения, полезной модели или промышленного образца;
использование должно быть добросовестным, то есть лицо, которое использовало соответствующее решение, не знало и не должно было располагать информацией о сущности получивших правовую охрану изобретения, полезной модели или промышленного образца.
Указанные обстоятельства должны проявляться в совокупности. Они могут сложиться и складываются, как правило, при параллельных разработках одних и тех же технических решений или решений изделий различными организациями либо отдельными изобретателями. При этом лицо, наделенное по закону правом преждепользования, и обладатель исключительного права на охраняемые изобретение, полезную модель или промышленный образец не должны иметь одно имя. Автор охраняемого результата – это лицо, создавшее изобретение, полезную модель или промышленный образец как бы повторно и независимо от преждепользователя.
Тождественность созданного независимо от автора технического решения или решения изделия охраняемому решению означает возможную общность их сферы применения. Такая общность появляется вследствие технической, экономической или социальной потребности, поскольку сходный результат, удовлетворяющий названные потребности, может быть независимо получен разными лицами, одно из которых заинтересовано в получении патента, а другое, исходя из коммерческих либо иных соображений, нет. Отличие по эквивалентным признакам созданного независимо от автора изобретения тождественного решения означает, что часть признаков, характеризующих охраняемое изобретение и указанных в его формуле, может быть заменена признаками тождественного решения без изменения конечного эффекта, достигаемого техническим решением задачи.
Безвозмездность использования независимо созданного решения заключается в том, что его реализация преждепользователем в пределах, определенным объемом использования, осуществляется без уплаты патентообладателю лицензионных платежей. За пределами объема использования, достигнутого на дату приоритета охраняемых решений, отношения между патентообладателем и преждепользователем должны строиться на возмездной основе. Вместе с тем, и это нельзя не отметить, буквальное толкование нормы, содержащейся в новой редакции п. 1 ст. 1361 ГК РФ, приводит нас к выводу, что у преждепользователя нет права на дальнейшее безвозмездное использование решения, отличающегося от изобретения только эквивалентными признаками, поскольку безвозмездно можно использовать только тождественное решение.
Нормы российского законодательства о преждепользовании не содержат указания на даты возникновения и прекращения этого права. Лицо, которое добросовестно использовало на территории РФ соответствующее решение или сделало к этому необходимые приготовления, приобретает статус преждепользователя на основании сложного юридического состава, элементами которого, помимо использования тождественного решения до даты приоритета, являются установление уполномоченным федеральным органом указанной даты и получение патента. До появления патентообладателя (пользователя) нет и преждепользователя, поскольку право преждепользования – ограничение исключительного права, и первое не может существовать без второго. В литературе этот тезис, правда в несколько иной формулировке, подвергается, на наш взгляд, необоснованной критике и считается принципиально неверным2. При установлении даты возникновения права преждепользования, кроме того, необходимо учитывать положения ст. 1381 и 1382 ГК РФ, определяющие особенности установления приоритета изобретения, полезной модели и промышленного образца.
2 См.: Гаврилов Э.П. Преждепользование и послепользование в патентном праве//forum.yurclub.ru
Прекращение права преждепользования, как представляется, должно быть приурочено к дате окончания срока действия патента. После его окончания использование соответствующего решения может продолжаться, в том числе с расширением объема такого использования, но это будет уже не преждепользование, а использование в режиме общественного достояния (ст. 1364 ГК РФ). Временные перерывы в использовании тождественного решения преждепользователем до даты окончания срока действия патента не должны служить основанием прекращения права преждепользования.
Содержанием права преждепользования выступает юридически обеспеченная возможность физического или юридического лица-преждепользователя, заключающаяся в эксплуатации соответствующего решения после выдачи на него патента другому лицу. Условие такой эксплуатации – соблюдение параметра, именуемого «объем использования» . По общему правилу преждепользователь сохраняет право на дальнейшее (после даты приоритета) безвозмездное использование соответствующего решения без расширения объема такого использования.
Действующее законодательство не раскрывает содержания понятия «объем использования» , что влечет за собой не только отсутствие единства позиций по данному вопросу среди специалистов, но и неоднозначность правоприменительной практики. В настоящее время в практике правоприменения сложилось по меньшей мере два подхода к толкованию понятия «объем использования» : количественный и качественный. Первый из них опирается на понимание объема использования тождественного охраняемому решения как категории, имеющей в основе количественные характеристики производимой, применимой или ввозимой продукции в определенный период3. Второй подход имеет в своей основе качественные (сущностные) показатели соответствующего решения, выраженные формулой изобретения, полезной модели или совокупностью существенных признаков промышленного образца4.
3 См., например: постановление Суда по интеллектуальным правам от 28.10.2013 г. по делу № А44-6472/2012, постановление Федерального арбитражного суда Поволжского округа от 1 ноября 2011 г. по делу № А65-25161/10//Информационная система «Кодекс».
4 См., например: решение Арбитражного суда Челябинской области от 28 декабря 2010 г. по делу № А76-8486/2010-4-359, решение Арбитражного суда Санкт-Петербурга и Ленинградской области от 23 декабря 2009 г. по делу № А 56- 26004/2007//Информационная система «Кодекс».
Как представляется, ответ на вопрос: что следует понимать под объемом использования, следует искать не в произвольной трактовке весьма абстрактной с точки зрения ее размерности категории «объем» , а в том, что вкладывает законодатель в понятие «использование» соответствующего решения (изобретения, полезной модели или промышленного образца) и в понятие «необходимые приготовления» , делая их юридически значимыми. Говоря другими словами, прежде чем определить объем использования соответствующего решения, необходимо установить единицу измерения этого объема, которая, представленная в позициях весьма авторитетных специалистов в области патентного права, колеблется в настоящее время между количеством изделий, изготовленных с применением тождественного решения5, и содержанием пунктов формулы запатентованного технического решения6.
5 Гаврилов Э.П. Преждепользование и послепользование в патентном праве//forum.yurclub.ru
6 Зенин И.А. Комментарий к Гражданскому кодексу Российской Федерации, части четвертой. М., 2008. С. 265.
Право преждепользования по смыслу п. 2 ст. 1361 ГК РФ, редакция которого, кстати сказать, не изменилась, по своей природе является имущественным правом с ограниченными возможностями оборота. Это проявляется в том, что указанное право может быть передано другому лицу только вместе с предприятием, на котором имело место использование тождественного решения или были сделаны необходимые к этому приготовления. Передача права преждепользования совместно с предприятием другому лицу может быть осуществлена с использованием различных гражданско-правовых средств. Среди них следует назвать договоры купли-продажи, аренды, доверительного управления, залога. Не исключена передача права преждепользования совместно с предприятием и в порядке правопреемства, например в процессе реорганизации юридического лица – собственника предприятия.
Понятие «использование изобретения, полезной модели или промышленного образца»
Юридически значимое понятие «использование изобретения, полезной модели, промышленного образца» применяется в действующем законодательстве в двух значениях. Очевидно, что указанные значения могут и должны распространяться на понятие использования тождественного решения или решения, отличающегося от изобретения только эквивалентными признаками. Содержание понятия «использование» в первом значении законодатель раскрывает в п. 2 ст. 1358 ГК РФ, перечисляя в открытом перечне конкретные способы использования изобретения, полезной модели или промышленного образца. В отличие от ранее действовавшей редакции указанной статьи, перечень таких способов претерпел изменения, которые заключаются в следующем.
Во-первых, при сохранении традиционных для отечественного законодательства позитивных правомочий патентообладателя, дающих ему юридически обеспеченную возможность ввоза на территорию РФ, изготовления, применения, предложения о продаже, продажи, иного введения в гражданский оборот или хранения для этих целей продукта, в котором использованы изобретение или полезная модель, либо изделия, в котором использован промышленный образец, расширен спектр частных позиций их реализации. Так, перечисленные правомочия распространяются теперь и на продукт, предназначенный для его применения в соответствии с назначением, указанным в формуле изобретения в виде применения продукта по определенному назначению.
Во-вторых, согласно новой редакции п. 1 ст. 1358 ГК РФ прямое указание на способы использования относится только к действиям, поименованным в п. 2 указанной статьи. Прежняя редакция п. 1 признавала в качестве способов использования и действия, поименованные в п. 3 ст. 1358 ГК РФ. Однако данное обстоятельство, как представляется, не играет особой роли, поскольку имеется общее дозволение на использование изобретения, полезной модели или промышленного образца любым, не противоречащим закону способом (ст. 1229, п. 1 ст. 1358 ГК РФ). Из отмеченного выше следует, что обобщенной характеристикой содержания позитивных правомочий патентообладателя по использованию изобретения, полезной модели или промышленного образца, а в более широком смысле и преждепользователя по использованию соответствующего решения (по смыслу правил п. 2 ст. 1358 ГК РФ), являются их действия, представляющие собой акты введения в гражданский оборот материальных носителей (продуктов), в которых реализованы (осуществлены) те либо иные технические решения или решения изделия.
Еще одно значение использования изобретения, полезной модели или промышленного образца законодатель раскрывает в находящихся в системной взаимосвязи положениях п. 2 и 3 ст. 1354 и п. 3 ст. 1358 ГК РФ. Новая редакция последнего из указанных пунктов в содержательном плане перекликается с прежней его редакцией, уточняя ее и конкретизируя факты, при наступлении которых соответствующее решение признается использованным. Анализ норм, сформулированных в п. 3 ст. 1358 ГК РФ, показывает, что обобщенной характеристикой признания соответствующего решения использованным являются действия, содержащие в себе акты реализации (воплощения) идеальных технических решений либо решений изделия в соответствующие материальные носители.
Таким образом, термин «использование изобретения, полезной модели или промышленного образца» имеет двоякий смысл или, говоря другими словами, использование указанных объектов допускает две формы реализации. Использование изобретений, полезных моделей, промышленных образцов в первом значении можно условно назвать хозяйственным или количественным, а во втором – техническим или качественным. Очевидно, что использование в техническом смысле всегда должно предшествовать использованию в хозяйственном смысле. Более того, без использования решения в техническом смысле невозможны дейстия по применению, продаже, введению в оборот продуктов, воплощающих в себе то или иное решение. Исключение, видимо, составляют действия, именуемые по смыслу п. 1 ст. 1358 ГК РФ изготовлением продукта, в котором использованы изобретение или полезная модель, и изготовлением изделия, в котором использован промышленный образец. Однако такие действия, если они относятся к изготовлению конкретных устройств, способов, веществ или изделий, являющихся объектами тех либо иных охраняемых решений, весьма сложно себе представить, не будучи законодателем, применившим в данном случае далеко не лучшую словесную конструкцию «использованием изобретения считается изготовление продукта [устройства, способа, вещества – О.Г. ], в котором использовано изобретение» .
Таким образом, объем использования в зависимости от фактических обстоятельств и существа спорного правоотношения надлежит оценивать или по количественным, или по качественным (сущностным) параметрам. Вопрос об оценке объема использования тождественного решения преждепользователем во всех случаях только по одному из параметров (качественному или количественному) некорректен.
Понятие «необходимые приготовления»
Правило, сформулированное в п. 1 ст. 1361 ГК РФ, однозначно не привязано к конкретным действиям преждепользователя, обозначаемым весьма расплывчатым словосочетанием «необходимые приготовления» . В связи с этим возникает вопрос: к каким действиям такие приготовления делаются? К совершению действий, характеризуемых как хозяйственное использование, или действий, обозначаемых по смыслу закона как техническое использование? Ответ на эти вопросы зависит, как представляется, от объективного характера последовательности действий, осуществляемых преждепользователем. Первый этап (технические приготовления) состоит в доведении тождественного решения до стадии его готовности к фактическому воплощению в материальный носитель, то есть обретению им способности быть «осуществленным» в конкретной сфере. Бремя доказывания указанной способности, а по существу частного критерия промышленной применимости, должен нести преждепользователь.
Таким образом, условие промышленной применимости тождественного решения по отношению к изобретениям и полезным моделям будет выступать критерием оценки необходимых приготовлений к использованию, осуществленных преждепользователем до даты приоритета охраняемых объектов. При этом речь должна идти не об универсальном условии промышленной применимости тождественного решения в любой отрасли экономики или социальной сферы, а в конкретной области, за пределы которой преждепользователь не может выходить. Сложнее обстоит дело с оценкой необходимых приготовлений к использованию решений, тождественных промышленному образцу, для которых критерий промышленной применимости, к сожалению, в настоящее время не имеет юридического значения. В данном случае критерием необходимых приготовлений можно считать наличие в тождественном решении изделия существенных признаков, которыми обладает охраняемый промышленный образец.
Преждепользователь, осуществивший технические приготовления к использованию, приобретает одноименный статус, не приступая к приготовлениям в хозяйственном смысле. Во всяком случае он не обязан это делать для приобретения соответствующего права. Право преждепользования возникает на этапе технических приготовлений при условиях соответствия тождественных решений указанным выше критериям и наличия исключительного права на использование охраняемых патентом решений. Это еще раз свидетельствует о некорректности применения к оценке объема использования только количественного критерия.
Второй этап приготовлений к использованию тождественного решения (хозяйственные приготовления) заключается в подготовке производственной или в более широком смысле материальной базы, в том числе необходимой документации, обеспечивающей готовность к потенциальному введению в гражданский оборот или хранению для этой цели продукта, в котором осуществлено тождественное решение. Наличие такой материальной базы, а равно сопутствующей документации будет свидетельствовать о необходимых приготовлениях к использованию тождественного решения в хозяйственном смысле.
Общая характеристика права послепользования
Право послепользования наряду с правом преждепользования является одной из разновидностей ограничения патентной монополии. Институт послепользования востребован патентно-правовой практикой в качестве инструмента, с помощью которого достигается баланс интересов патентообладателя и лица, инвестирующего внедрение или подготовку к внедрению технического решения либо решения изделия, действие патента на которые было временно прекращено. При этом временное прекращение согласно п. 1 ст. 1400 ГК РФ указанной статьи должно быть обусловлено неуплатой патентной пошлины за поддержание патента в силе в установленный срок. Легальная дефиниция послепользования осталась прежней и после внесения изменений в четвертую часть ГК РФ. Согласно п. 3 указанной статьи лицо, которое в период между датой прекращения действия патента на изобретение, полезную модель или промышленный образец и датой публикации в официальном бюллетене Роспатента сведений о восстановлении действия патента начало использование изобретения, полезной модели или промышленного образца либо сделало в обозначенный период необходимые к этому приготовления, сохраняет право на дальнейшее его безвозмездное использование без расширения объема такого использования.
Предпосылками возникновения права послепользования являются следующие обстоятельства:
действие патента на охраняемые изобретение, полезную модель или промышленный образец прекращено по основанию неуплаты патентной пошлины за поддержание охранного документа в силе в установленный срок;
послепользователь осуществил действия, свидетельствующие об использовании или приготовлении к использованию конкретных технических решений или решений изделия, которые имели правовую охрану на основании прекратившего на время действие патента;
действия послепользователя, свидетельствующие об использовании или приготовлении к использованию конкретных технических решений или решений изделия, которые имели правовую охрану на основании прекратившего действие патента, осуществлены до даты публикации в официальном бюллетене Роспатента сведений о восстановлении действия патента.
Из легальной формулировки п. 3 ст. 1400 ГК РФ следует, что в основу конструкции послепользования положена часть юридически значимых понятий, которые характеризуют и преждепользование, а именно: использование технического решения или решения изделия, объем использования, необходимые приготовления. Очевидно, что все они несут аналогичную смысловую нагрузку, как и в случае их применения в рамках института преждепользования, но с некоторыми оговорками, которые касаются главным образом совпадения при послепользовании запатентованного и используемого послепользователем объекта. Говоря другими словами, запатентованное и используемое решение по смыслу нормы п. 3 ст. 1400 ГК РФ – это один и тот же объект с оговоркой об эквивалентных признаках для изобретения, в то время как используемый в рамках преждепользования объект может быть тождествен запатентованным изобретению, полезной модели или промышленному образцу либо отличаться от запатентованного изобретения только эквивалентными признаками.
Как и право преждепользования, право послепользования ограничено в обороте. Согласно новой редакции ст. 1400 ГК РФ, дополненной п. 4., право послепользования может быть передано другому лицу только вместе с предприятием, на котором имело место использование изобретения либо решения, отличающегося от изобретения только эквивалентными признаками, полезной модели или промышленного образца, либо были сделаны необходимые к этому приготовления. Решение законодателя о возможности передачи права послепользования другому лицу необходимо приветствовать. Юридические средства, которые могут быть задействованы при этом, аналогичны средствам, используемым при передаче права преждепользования.
Список литературы
1. Гаврилов Э.П. Преждепользование и послепользование в патентном праве//forum.yurclub.ru
2. Зенин И.А. Комментарий к Гражданскому кодексу Российской Федерации, части четвертой. М., 2008.